每周案例|在店招上突出使用他人注册商标行为是否组成商标侵权

本文摘要:案情维多利亚的秘密公司在第25类“服装”及第35类“广告、货物展出、推销”等服务上在中国举行了商标注册。其是IBH(Intimate BrandsHolding, LLC) 的全资子公司,IBH 是IB(Intimate Brands, Inc)的全资子公司。IB 公司旗下另有一家全资子公司维多利亚的秘密商店有限公司VSS(Victoria’ s Secret stores LLC)。

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案情维多利亚的秘密公司在第25类“服装”及第35类“广告、货物展出、推销”等服务上在中国举行了商标注册。其是IBH(Intimate BrandsHolding, LLC) 的全资子公司,IBH 是IB(Intimate Brands, Inc)的全资子公司。IB 公司旗下另有一家全资子公司维多利亚的秘密商店有限公司VSS(Victoria’ s Secret stores LLC)。

维多利亚的秘密公司卖力IB 公司旗下所有“Victoria's Secret” ( 维多利亚的秘密) 品牌商标的注册、使用、治理和掩护,也是上述商标的所有权人。IB 公司和其他全资子公司经维多利亚的秘密公司许可使用 “Victoria’ s Secret”( 维多利亚的秘密) 商标。VSS 公司与美国AFB(American Fashion Brands, LLC)公司签订了一份《库存出售协议》,该协议2007年1月1日起生效,授权AFB 公司在包罗中国在内的多地域出售某些标志为缺货的库存。

凭据协议,AFB公司仅可向有实体店肆的零售商或获得VSS 公司书面同意的批发商出售产物。此外,上述批发商仅可将所购置的产物出售给已经事先获得VSS 公司书面同意且拥有实体店肆的零售商。

同时,该协议指明VSS公司从未发出任何授权,也未指定AFB 公司或其子公司、主顾或AFB产物的购置者作为署理人。AFB 公司答应,在上述购置者签署“非署理人声明”之前,不得向上述购置者出售任何产物。2007年8月,AFB 公司首席执行官出具信函,称AFB 公司选定上海锦天衣饰有限公司(以下简称锦天公司)在中国独家处置惩罚入口和分销多余库存商品事宜。

锦天公司先后从维多利亚的秘密公司的母公司IB 入口价值约510万美元的库存亵服商品。维多利亚的秘密公司发现,锦天公司未经其授权,在商品吊牌、衣架、包装袋、宣传册、店肆招牌、员工服装工牌上均使用“维多利亚的秘密”注册商标。其还通过网络、微信等媒体宣传其为维多利亚的秘密“中国唯一指定总经销商”。

维多利亚的秘密公司向工商部门投诉锦天公司侵犯其注册商标专用权。分析本案的焦点是销售商在销售的商品为真品的情况下,在店招上突出使用他人注册商标行为是否组成商标侵权。该案涉及商誉的掩护、商标的正当使用、服务商标及驰名商标掩护等问题,笔者从这四个方面来分析解答这个问题。

关于商誉的掩护的问题。第一,立法现状。现在对于商誉观点的明白和执法界定尚无定论。《民法》《侵权责任法》《商标法》《反不正当竞争法》并没有将商誉作为一项独立的权利。

可是商誉作为独立产业价值的存在这一点没有分歧。商誉是商标专用权所掩护的焦点法益。《商标法》第一条划定了立法宗旨之一,即“维护商标信誉”。

《商标法》的目的就是掩护消费者防止被欺诈和被混淆,以及掩护商家使用其名声销售商品的能力。第二, 司法实践。

司法机关在审判实践中对商标专用权掩护中的商誉问题举行了努力探索。关于对TCL 团体公司在产物促销运动中使用与汉都公司“千禧龙QIANXILONG” 文字商标近似的“千禧龙”文字是否组成商标侵权的请示,最高人民法院如此回复:“判断在产物促销运动中使用与他人注册商标相同或者相近似的文字是否侵犯商标专用权,应当以这种使用行为是否容易造成相关民众对商品和服务的泉源发生混淆,是否借用他人注册商标的信誉为自己谋取不正当利益,或者是否对注册商标专用权造成其他损害为尺度举行”。虽然上述回复主要针对在产物促销运动中的商标使用行为,但“借用他人注册商标的信誉为自己谋取不正当利益”被认作是判断商标侵权的重要考量因素,对于其他类型的商标侵权行为具有借鉴指导意义。“米其林”商标案件中,长春市中院认为,被告未经权利人许可,在商标法意义上突出使用“米其林”注册商标,可能造成相关民众的混淆和误认,认为被告与商标权人之间存在某种联系,被告可能是商标权人的授权店或连锁店,提供米其林的专业服务,使消费者可能凭据米其林商标的知名度和商标权人的良好商誉,对被告的谋划行为及其所销售的商品发生错误的信赖,同时也给米其林公司的注册商标专用权造成了损害,应当属于《商标法》(2001年)第五十二条第(五)项划定的给他人注册商标专用权造成其他损害的情形,应当负担侵权责任。

从上述讯断中可以看出,法院认可商标专用权掩护的客体不仅仅是商标标识自己,另有商誉。在店招上使用他人注册商标,制造与商标权利人的联系,使用商标权人的商誉,使相关民众发生错误信赖和判断,从而获得不正当利益,给商标专用权带来损害。笔者认为,法院在个案讯断中已经认可了对于商誉的实质掩护。

第三,行政实践。商标局1999年颁布的《关于商标行政执法若干意见》第十一条划定,在非类似商品或者服务上使用与知名度较高且显著性较强的商标相同或者近似的商标,从而不公正地使用或者损害该商标的显著性或者声誉的行为,可以适用《商标法》(1993年)第38条第(4)项的划定个案处置惩罚。该条明确划定了不公正地使用或损害商标声誉的行为属于给商标带来其他损害的行为,但上述意见由于商标法的修改已经废止。关于商标的正当使用问题。

第一,立法现状。我国《商标法》第五十九条划定了正当使用的三种情形,其中第一款的适用规模主要针对 “形貌性”正当使用。在店招上突出使用他人注册商标的行为无法适用该条的划定。

《商标法》对于“指示性”正当使用缺乏明确划定。司法实践及理论界对“指示性”使用的判断尺度存在差别认识和争论。司法实践通常要求使用人使用商标的目的为善意,并综合思量其使用方式及使用效果。第二,司法实践。

在“FENDI”案中,上海二审法院认为,涉案店肆的店招上单独使用“FENDI”标识是否属于基于善意目的合理使用芬迪公司的商标,应当凭据该种详细使用行为实际体现的使用方式是否凌驾须要限度,以及给予相关消费者的认知等客观事实,予以综合判断。基于善意目的的合理使用行为应当是相关民众仅凭据该使用行为自己就足以作出清晰、合理、正常的判断,而不会发生任何混淆和误认。该案中,益朗公司在涉案店肆的店招中单独使用“FENDI”标识的行为,相关民众施以一般注意义务,在普遍情况下均会得出涉案店肆由芬迪公司谋划或者经芬迪公司授权谋划的认知。

在涉案店肆店招上单独使用“FENDI”标识并不属于基于善意目的合理使用。第三,行政实践。1995年、1996年,国家工商局《关于克制汽车零部件销售商店、汽车维修站点擅自使用他人注册商标的通知》和《关于克制擅自将他人注册商标用作专卖店(专修店)企业名称及营业招牌的通知》指出,未做生意标注册人允许,他人不得将其注册商标作为专卖店、专营店、专修店的企业名称或营业招牌使用。

商品销售网点和提供某种服务的站点,在需说明本店谋划商品及提供服务的业务规模时,可使用“本店修理×× 产物”、“本店销售×× 商品”等叙述性文字,且其字体应一致,不得突出其中商标部门。擅自在店招上使用他人注册商标,客观上会使消费者误认为该店肆的谋划者与商标注册人存在某种联系,从而使消费者对商品或服务泉源发生误认,应凭据《商标法》(1993年)第三十八条第四项查处,即属于给商标专用权带来其他损害的行为。

通知虽因商标法的修订已被废止,但其对商标的使用与掩护仍具有法理上的指导意义。关于服务商标掩护问题。现在,商标局不接受在“商场、超市、百货、购物中心”及“批发、零售”服务上的商标申请。

随着尼斯分类的(第十版)的修订,《类似商品和服务区分表》开始逐步接受个体批发、零售服务的商标申请。区分表增加了3509组群服务,包罗“药用、兽医用、卫生用制剂和医疗用品的零售或批发服务”,且“药用、卫生用制剂和医疗用品的零售或批发服务”与35类各部门服务均为类似服务,即商标局现在只接受上述批发、零售服务的商标申请。鉴于上述情况,许多商场、超市及批发、零售服务商在第35类“推销(替他人)”等服务上申请注册掩护。但商标局《关于国际分类第35类是否包罗商场、超市服务问题的批复》中明确指出,第35类“推销(替他人)”服务的内容主要指为他人销售商品(服务)提供建议、筹谋、宣传、咨询等服务,即“推销(替他人)”服务不包罗自己的销售行为。

《类似商品和服务区分表》(第十版)明确指出,第35类服务主要包罗由小我私家或组织提供的服务,主要目的在于对商业企业的谋划或治理举行资助;对工商企业的业务运动或者商业职能的治理举行资助,即资助他人谋划或治理。因此,服装零售不属于推销(替他人)。通过判断服装零售服务与推销(替他人)服务为类似服务,进而认定商标侵权另有待研究。凭据现在分类表中将药用、兽医用、卫生用制剂和医疗用品的零售或批发服务与第35类各部门服务均判为类似服务的新变化趋势,不清除未来放开其他类型批发、零售服务注册申请后,判断上述服务与推销(替他人)服务类似的可能,从而最终解决服务商标掩护问题。

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关于驰名商标掩护问题。凭据《商标法》第十三条第二款的划定,就不相同或者不相类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人已经在中国注册的驰名商标,误导民众,致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的,不予注册并克制使用。

凭据上述划定,维多利亚的秘密公司可以在案件中提供其在中国海内驰名的证据,通过驰名商标认定举行跨种别掩护。现在,由于商标局尚未放开零售服务的申请,通过认定在服装商品上的商标驰名,能否延伸至零售服务从而获得扩大掩护,另有待进一步研究。小结锦天公司销售的商品虽为真品,但未做生意标所有人的许可在店招上突出使用他人商标具有搭便车之居心,即攀援维多利亚的秘密公司的商誉,谋取不正当利益,客观上会使消费者误认为该店肆的谋划者与商标注册人存在某种联系,可能是商标权人的授权店或连锁店,使消费者可能凭据维多利亚的秘密商标的知名度和商标权人的良好商誉,对销售商的谋划行为及其所销售的商品发生错误的信赖和判断,进而给维多利亚的秘密注册商标专用权造成损害。销售商使用的规模不仅包罗在商品吊牌、衣架、包装袋、宣传册上的商标使用,还在店肆招牌及员工服装工牌上突出使用,已超出正当使用的规模,显着不属于善意。

综上所述,销售商虽通过正规渠道入口维多利亚的秘密品牌正牌亵服商品,但其在店招上使用他人注册商标的行为属于《商标法》第五十七条(七)项给他人注册商标专用权造成其他损害的商标侵权行为。(本文由国家工商总局商标局 符竹供稿,原文刊发于《工商行政治理》半月刊2018年第2期)公布单元:中国工商出书社 数字出书部。


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